¿Recuerdas el 2016? Pokemon Go fue lo más popular, perdimos al Príncipe, y hubo resultados electorales sorprendentes tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. En 2016, Blackbird Technologies era muy conocida en el mundo de los litigios sobre patentes. Era un pequeño bufete de abogados que era uno de los diez trols de patentes más activos, presentando demandas contra más de 50 acusados diferentes en un mismo año.

En octubre de 2016, Blackbird buscaba adquirir patentes adicionales para su cartera cuando encontraron una patente de software increíblemente amplia con el título ambiguo: "PROPORCIONAR UN CANAL DE DATOS DE TERCEROS EN INTERNET". Adquirieron esta patente de su propietario por $1 más "otra consideración buena y valiosa". Un poco más tarde, en marzo de 2017, Blackbird decidió hacer valer esa patente contra Cloudflare.

Como hemos explicado anteriormente, los trols de patentes se benefician de una estructura de incentivos problemática que les permite tomar patentes vagas o abstractas que no tienen intención de desarrollarlas y hacerlas valer de la manera más amplia posible. En su lugar, estos trols cobran tasas de licencia o acuerdos de empresas que de otro modo intentan iniciar un negocio, producir productos útiles y crear buenos empleos. Las empresas que enfrentan tales reclamos generalmente se convencen de que los acuerdos en decenas o cientos de miles de dólares son desenlaces más rápidos y económicos que tener que enfrentar años de litigios y millones de dólares en honorarios de abogados.

A continuación presentamos cómo trabajamos para invertir esta estructura de incentivos asimétricos.

El plan de juego

Tras ser demandados por Blackbird, decidimos que no nos quedaríamos tranquilos. Decidimos que haríamos todo lo posible para cambiar la estructura de incentivos y hacer que los trols de patentes lo piensen dos veces antes de intentar aprovecharse del sistema.  Creamos el Proyecto Jengo en un esfuerzo por eliminar esta asimetría económica del litigio. En nuestra primera entrada del blog, sugerimos que podríamos nivelar el campo de juego: (i) defendiéndonos enérgicamente contra la demanda de patentes en lugar de pasar por encima y pagar una tarifa de licencia o un acuerdo, (ii) la adjudicación de fondos para el estado de la técnica más próximo arte previo de crowdsourcing que podría usarse para invalidar cualquiera de las patentes de Blackbird, no solo la que se afirma contra Cloudflare, y (iii) solicitar a los colegios de abogados relevantes que investiguen lo que consideramos violaciones de Blackbird de las normas de conducta profesional para abogados.

¿Cómo nos fue?

La demanda

Como lo prometimos, peleamos fuertemente la demanda. Y como se explica en una entrada del blog a principios de este año, ganamos tan convincentemente una victoria como se podría en litigios federales tanto a nivel de juicio como de apelación. A principios de 2018, el Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de California desestimó el caso que Blackbird presentó contra nosotros por motivos de elegibilidad sobre el tema en respuesta a una moción de Alice. En una mera orden de dos páginas, el juez Vince Chhabria sostuvo que "las ideas abstractas no son patentables" y la afirmación de Blackbird de la patente "intenta monopolizar la idea abstracta de monitorear un flujo de datos preexistente entre un servidor y un cliente". Esencialmente, el caso fue rechazado antes de que realmente comenzara porque el tribunal consideró que la patente de Blackbird no era válida.

Blackbird apeló esa decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, que afirmó sin ceremonias la decisión del tribunal de primera instancia que desestimaba la apelación solo tres días después de que se escuchara el argumento de apelación.  Tras este fallo, celebramos.

Como se señaló en nuestra entrada del blog anterior, aunque ganamos el litigio de la manera más rápida y fácil posible, el proceso de litigio federal duró casi dos años, involucró presentaciones legales combinadas de más de 1,500 páginas y generó considerables gastos legales. El derecho de Blackbird a solicitar la revisión de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos expiró este verano, por lo que el caso ya ha terminado oficialmente. Como hemos dicho desde el principio, solo teníamos la intención de perseguir el Proyecto Jengo mientras el caso permanecía activo.

A pesar de haber ganado decisivamente en el tribunal, eso por sí solo no es suficiente para cambiar la estructura de incentivos en torno a los juicios troll de patentes. Los trols de patentes son jugadores recurrentes que no tienen operaciones significativas, por lo que los costos de litigio y descubrimiento son mucho menores para ellos.

Financiación del estado de la técnica más próximo de Crowdsourced para invalidar las patentes de Blackbird

Estado de la técnica más próximo

Una parte integral de nuestra estrategia contra Blackbird fue involucrar a nuestra comunidad para ayudarnos a localizar el estado de la técnica más próximo que podríamos usar para invalidar todas las patentes de Blackbird. Uno de los argumentos jurídicos más poderosos en contra de la validez de una patente es que la invención reclamada en la patente ya se conocía o se hacía pública en otro lugar ("estado de la técnica más próximo"). Una colección de estado de la técnica más próximo sobre todas las patentes de Blackbird podría ser utilizada por cualquier persona que se enfrente a una demanda de Blackbird para defenderse. La existencia de una biblioteca del estado de la técnica más próximo organizada y accesible disminuiría el valor global de la cartera de patentes de Blackbird. Ese tipo de riesgo para la cartera de patentes era el tipo de cosa que empujaría la estructura de incentivos en la otra dirección. Aunque el sistema legal de los Estados Unidos hizo posible que los incentivos financieros puedan apoyar a los trols de patentes, sabíamos que nuestra arma secreta era una comunidad muy inteligente y muy motivada que detestaba las actividades extorsivas de los trols de patentes y quería contraatacar.

¡Y vaya que teníamos razón! Establecimos una recompensa en el estado de la técnica más próximo para pagar recompensas en efectivo por las presentaciones del estado de la técnica más próximo que se leen sobre la patente que Blackbird atribuía contra Cloudflare, así como cualquiera de las otras patentes de Blackbird.

Recibimos cientos de presentaciones en la cartera de patentes de Blackbird. Nos impresionó mucho la calidad de esas presentaciones y creemos que cuestionan la validez de varias de esas patentes. Todas las presentaciones pertinentes que recopilamos se pueden encontrar aquí ordenadas por número de patente, y esperamos que se pongan en buen uso por otras partes demandadas por Blackbird. Además, ya hemos reenviado el estado de la técnica más próximo de la colección a un puñado de empresas y organizaciones que nos contactaron porque se enfrentaban a casos de Blackbird.

Un desglose de alto nivel de las presentaciones:

  • Recibimos 275 presentaciones únicas totales de 155 personas sobre 49 patentes separadas, y recibimos múltiples presentaciones sobre 26 patentes.
  • El 40,1 % del total de las presentaciones relacionadas con la patente ’335 presentada contra Cloudflare.
  • La segunda mayor concentración de presentaciones del estado de la técnica más próximo (14,9 % del total) se refiere a PUB20140200078 titulada "Video Game Including User Determined Location Information." La gran mayoría de estas presentaciones señalan la similitud entre las reivindicaciones de la patente y el Ingress del juego Niantic.

Algunos ejemplos interesantes de estado de la técnica más próximo que se presentaron y que creemos que son particularmente perjudiciales para algunas de las patentes de Blackbird, son:

  • Sistema de recuperación de recursos basado en Internet (No 8996546)
    Las primeras dos oraciones de este extracto de la patente de 2004 resumen la patente como un "sistema de recuperación de recursos que comprende un servidor que tiene una base de datos de búsqueda en la que los usuarios pueden acceder fácilmente a publicaciones basadas en regiones similares, pero no necesariamente limitadas, a directorios telefónicos impresos.  El sistema de recuperación de recursos se comunica con al menos un sistema de usuario, preferiblemente a través de Internet."

    La comunidad del Proyecto Jengo revisó el lenguaje increíblemente amplio en las solicitudes de patente y presentó una referencia a una guía telefónica en línea que permitió la búsqueda de resultados locales de una base de datos en línea de AT&T.  La presentación es un enlace a un archivo de una página web del año 2000, lo que podría poner en tela de juicio la patente de Blackbird por motivos de elegibilidad.
  • De embalaje de productos iluminados (No 7086751)
    Esta patente busca protección para el embalaje "destinado a mantener un producto para la venta. El paquete del producto incluye una o más fuentes de luz desechadas en el mismo y configuradas para dirigir la luz a través de una o más aberturas en el exterior del paquete del producto, con el fin de atraer a los clientes a comprar el producto."

    En una de las presentaciones más interesantes del Proyecto Jengo que recibimos, se proporcionó la siguiente información:  El de empaquetado de CD para 'Pulse' de Pink Floyd incluía un LED parpadeante dentro de la caja de cartón que estaba activo y visible en los estantes de las tiendas. Sentimos que esto también hablaba del corazón de este producto patentado amplio y aparentemente obvio.
  • Sujetador deportivo (No 7867058)
    Esta patente de Blackbird implica un "sujetador deportivo que tiene una bolsa de almacenamiento integral".

    La comunidad del Proyecto Jengo descubrió que una presentación en un foro de debate público que es anterior a la patente '058 y reveló una idea de modificar un sujetador creando una incisión en el forro interior y aplicando una tira de velcro para formar un bolsillo resellable dentro el sujetador ... O esencialmente el mismo invento.

Como un bono – Victoria de la instancia de parte

Casi inmediatamente después de anunciar a Jengo, recibimos una donación anónima de alguien que compartió nuestra frustración con los trols de patentes.  Como anunciamos, este don nos permitió ampliar Jengo utilizando parte del estado de la técnica más próximo para impugnar directamente otras patentes de Blackbird en procedimientos administrativos.

Iniciamos un desafío administrativo contra la Patente de Blackbird 7.797.448 ("GPS-internet Linkage"). La patente describe en términos amplios y genéricos "[u] n sistema integrado que comprende el Sistema de Posicionamiento Global e Internet, en el que el sistema integrado puede identificar la ubicación geográfica precisa de los terminales informáticos de comunicación tanto del emisor como del receptor".  No tienes que ser particularmente técnico para darte cuenta de lo obvio y ampliamente aplicable que sería un concepto de este tipo, ya que muchas aplicaciones de Internet modernas intentan integrar algún tipo de servicios de ubicación mediante GPS. Esta era una patente peligrosa en manos de un troll de patentes.

Con base en la solidez de la técnica anterior que recibimos de la comunidad del Proyecto Jengo y la cantidad de veces que Blackbird había afirmado la Patente '448 para obtener un acuerdo de las nuevas empresas, solicitamos un reexamen de la instancia de parte (ex parte reexamination, EPR) de la Patente' 448 por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (US Patent & Trademark Office, USPTO).  El EPR es un procedimiento administrativo que puede utilizarse para impugnar patentes obviamente deficientes en un ejercicio menos complejo, largo o costoso que los litigios federales.

Presentamos nuestra impugnación de EPR en noviembre de 2017. Como respuesta, Blackbird intentó modificar los reclamos sobre la patente para acotar la demanda, tener más justificaciones y evitar una demanda generalizada. En marzo de 2018, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) emitió un Recurso No Decisivo de la Oficina que proponía rechazar por completo los “reclamos de la patente 448”, porque se constató que el estado de la técnica presentada por el Proyecto Jengo era anterior a dichos reclamos. Blackbird no respondió al Recurso de la Oficina. Y unos meses más tarde, en agosto de 2018, la USPTO emitió una orden final en consonancia con el recurso de la oficina, que anuló los “reclamos de la patente 448”. La decisión de la USPTO significa que la “patente 448” no es válida y que nadie puede volver a reclamar los términos sumamente amplios de la “patente 448”.

Recompensa al público

Como prometimos, Cloudflare distribuyó más de 50 000 $ en premios en efectivo a dieciocho personas que presentaron el estado de la técnica como parte de la iniciativa de participación colectiva o crowdsourcing. Entregamos más de 25 000 $ a individuos en concepto de sus presentaciones relacionadas con los reclamos de la “patente 335” presentados en contra de Cloudflare. Además, entregamos más de 30 000 $ a quienes hicieron presentaciones en apoyo a nuestra iniciativa para invalidar las otras patentes de la cartera de Blackbird.

En términos generales, otorgamos recompensas cuando incorporamos el estado de la técnica presentado por la comunidad en nuestras presentaciones legales, en función del análisis del estado de la técnica según lo dispuesto en la presentación, cuando alguien más había presentado previamente el estado de la técnica, y en función de la solidez y la cantidad de los reclamos que el estado de la técnica impugnó en la patente especificada de Blackbird.

Preguntamos a varios de los individuos que recibieron recompensas recientes por qué decidieron presentar el estado de la técnica al Proyecto Jengo, y recibimos algunas de las respuestas que ofrecemos a continuación:


"Durante años, me he sentido decepcionado y enfadado por una serie de casos donde creo que los “trols de patentes” han abusado del sistema con el fin de frenar la innovación y obtener beneficios de los litigios. Con Jengo en particular, me apasionaba lo que Cloudflare había hecho anteriormente con Universal SSL. Cuando surgió la oportunidad de marcar la diferencia con un caso real de trol de patentes, me alegró la posibilidad de ayudar”.

— Adam, ingeniero en seguridad


“Cuando leí la patente 335, pensé que básicamente describía un principio de diseño fundamental de la web mundial (servidores proxy). Estaba bastante seguro de que el uso de ese software estaba ampliamente extendido antes de la fecha de prioridad de la patente (1998). En ese momento, tenía curiosidad por saber si eso era cierto, así que hice una búsqueda en Google”.

– David, desarrollador de software


“Personalmente, creo que la gran mayoría de las patentes de software son obvias e insignificantes. Nunca debieron haberlas otorgado. Al mismo tiempo, luchar por la reivindicación de una patente es algo costoso y requiere mucho tiempo, independientemente del valor de la patente, mientras que la presentación del reclamo tiene un costo relativamente bajo. Los trols de patentes sacan provecho de este desequilibrio y, a su vez, frenan la innovación. El Proyecto Jengo fue una excelente oportunidad para utilizar mis conocimientos académicos anteriores por una buena causa”.

– Kevin, científico de investigación postdoctoral


“Estoy bastante emocionado, nunca en mi vida había ganado algo. Y hacerlo para acabar con los malvados trols de patentes... Este es uno de los mejores días de mi vida, y no estoy bromeando. Hice la presentación porque las patentes de software son basura y están claramente diseñadas para sacar dinero a los innovadores productivos por reivindicaciones vagas y obvias. Además, en el momento en que hice la presentación no tenía donde vivir y me pasaba el día en la biblioteca”.

— Garrett, San Francisco


¿Cuál fue el Impacto?

El objetivo general del Proyecto Jengo era dar vuelta la estructura de incentivos de los trols de patentes, que suponen que pueden comprar patentes amplias, gastar poco dinero para iniciar un litigio y luego sentarse y esperar que un alto porcentaje de los acusados les envíen un cheque. Con una estructura de incentivos adecuada, ellos deberían hacer todo lo posible para demostrar que sus reclamos tienen fundamento, y nosotros queríamos poner a disposición información que apoyara a otros posibles acusados que quieran rechazar los reclamos de patentes de Blackbird.

Una medida muy simple del impacto es revisar la cantidad de nuevas demandas que Blackbird está incluyendo en su cartera de patentes, que es un registro público. Entonces, ¿cómo es la actividad de Blackbird en ese punto?

En el período de un año inmediatamente anterior al Proyecto Jengo, (2.° T de 2016 - 2.° T de 2017) Blackbird presentó más de 65 casos. Desde que se inició el Proyecto Jengo hace más de dos años y medio, la cantidad de casos que Blackbird ha presentado se redujo a un promedio de 10 por año.

No solo están presentando menos casos, sino que Blackbird como organización parece estar operando con menos recursos que durante su período de auge. Cuando lanzamos el Proyecto Jengo en mayo de 2017, en el sitio web de Blackbird se mencionaba un equipo de 12 integrantes: seis abogados, entre los que se contaban dos cofundadores y cuatro abogados litigantes, y un grupo de análisis de patentes conformado por 6 individuos. Hoy, según una revisión del sitio web y LinkedIn, aparentemente quedan solo tres personas: un cofundador, un abogado litigante y un miembro del grupo de análisis de patentes.

Demandas éticas (sección presentada por el asesor general de Cloudflare, Doug Kramer)

Presentamos demandas éticas contra ambos cofundadores de Blackbird ante los colegios de abogados de Massachusetts, Illinois y la USPTO en función de su autodenominado “nuevo modelo” de presentar demandas de propiedad intelectual. Nuestras demandas estuvieron fundamentadas por normas de conducta profesional que prohíben a los abogados reclamar una acción judicial en su propio nombre, o como alternativa, normas que prohíben a los abogados dividir los honorarios de contingencia con alguien que no es abogado.

No presentamos estas demandas de una manera superficial, ya que tomamos muy en serio las normas éticas y no creemos que estos procedimientos deban utilizarse solo como forma de acoso. En este caso, creemos que la percepción pública de los trols de patentes, que son vistos como abogados que buscan obtener dinero de manera fácil aprovechando las distorsiones en el proceso de litigio, ha dañado la imagen pública de los abogados y el respeto por la profesión, los mismos valores que las normas éticas y los colegios de abogados buscan proteger.

Presentamos nuestras demandas en función del contrato de cesión que descubrimos que se presentó ante la USPTO, donde Blackbird compró la patente 335 a un inventor en octubre de 2016 por 1 $. Resultaba evidente que la compensación real pero no revelada entre las partes era considerablemente más de 1 $, por lo tanto, es posible que Blackbird haya simplemente adquirido la acción judicial o que el acuerdo implicara un arreglo en el que Blackbird dividiría una parte de los honorarios recuperados con el inventor. Este tipo de acuerdos, por lo general, están prohibidos por las normas éticas.

En declaraciones públicas, la defensa de Blackbird ante estas acusaciones fue que (i) no era un bufete de abogados (a pesar de que está dirigido exclusivamente por abogados que participan activamente en el litigio) y que (ii) no utiliza acuerdos de honorarios de contingencia para las patentes que adquiere, pero que utiliza algo “similar”. Ambas defensas resultaron bastante sorprendentes para nosotros. ¿Una organización dirigida por abogados y con personal integrado exclusivamente por abogados que formula demandas, presenta documentación ante tribunales y argumenta ante los jueces no es un “bufete de abogados”? De hecho, encontramos informes en otros casos de Blackbird donde sus directivos solicitaron que se los considere abogados para poder tener acceso a pruebas técnicas confidenciales en casos en los que, por lo general, quienes no son abogados no tienen acceso. ¿Y qué significa que un acuerdo sea meramente “similar” a un acuerdo de contingencia?

Los procedimientos disciplinarios de los colegios de abogados suelen ser confidenciales, por lo tanto, vemos limitada nuestra capacidad para informar la evolución en esos casos. Pero independientemente del resultado, solo nos hemos acercado a los colegios de abogados en dos estados. Para volver a encaminar la situación en la dirección correcta, se necesitará algo más que resoluciones exitosas ante dichos comités. Se necesitará un cambio de orientación más amplio por parte de estas asociaciones profesionales en todo el país para poder considerar estos asuntos como algo más que simples disputas políticas o argumentos entre litigantes activos.

Nuestras preguntas van al fondo de la cuestión que trata de garantizar una profesión legal ética. El objetivo de estas preguntas es determinar qué tipo de protecciones se deben establecer para garantizar que los abogados que prestan juramento se adhieran a las normas más allá de la mera codicia o el oportunismo. Se trata de analizar si ser abogado es simplemente un trabajo o si se deben considerar estándares más elevados, y de asegurar que el monopolio que tienen con respecto a la capacidad de llevar juicios ante los tribunales (y todas las implicaciones, costos y poder que representa) solo sea ejercido por personas en las que se puede confiar que lo harán de manera responsable. De lo contrario, ¿cuál es el sentido de los estándares éticos?

Eso es todo... por ahora

Hemos dicho desde el principio que el Proyecto Jengo fue una respuesta al litigio contra los troles de patentes y que lo terminaríamos apenas finalizara el caso. Y ese momento ha llegado. Si bien estamos orgullosos de nuestro trabajo en este asunto, debemos volver a concentrarnos en la misión de la empresa: ayudar a crear una mejor Internet. Pero quizá volvamos con el tema en algún momento. Los trols de patentes siguen siendo un riesgo para las empresas en crecimiento como Cloudflare y nada de lo que hemos aprendido a partir de esta experiencia nos ha convencido de que resolver una demanda de patentes es siempre la respuesta correcta. No nos conformamos, y si nos vemos involucrados en este tipo de litigios en el futuro, creemos que tenemos un plan bastante bueno para dar una respuesta.

El estado de la técnica de Blackbird seguirá estando disponible aquí, y seguimos respondiendo las consultas de nuestros colegas de otras empresas que enfrentan estos problemas, como lo hemos hecho en muchas ocasiones en los últimos años.

Por último, nos gustaría expresar nuestro sincero agradecimiento a la comunidad que investigó la cartera de patentes de Blackbird y nos ayudó a luchar contra este trol. En primer lugar, fue nuestra confianza en todos ustedes lo que inspiró la idea del Proyecto Jengo, por lo tanto, su éxito les pertenece.

Gracias.